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深天成评述|知产专题二:申请美国专利前“安检”--保密审查

文章执笔|车卫东律师团队林伟敏律师

编辑排版|周若楠

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SHENTIANCHENG LAW FIRM

根据35U.S.C.184和35U.S.C.181,在美国完成的发明创造向美国提出专利申请6个月期满之前,只有获得CommissionerofPatents的License才可以向外国提出专利申请。也就是说,向美国提出专利申请之后默认同时提出了国外申请许可请求,会自动启动保密审查,保密审查的结果会显示在官方下发的受理通知书中。向美国提出专利申请6个月之后,保密审查自动通过,无需获得License也可以向外国提出专利申请。当然,如果没有向美国提出专利申请,就需要专门提出保密审查。

如果CommissionerofPatents已经根据181法条(涉及国家安全的)发布了保密命令,则没有CommissionerofPatents的负责人的同意,不可以发放License;

如果因失误导致没有进行保密审查已经向外国提出专利申请的,除了181的情况,其他的都可以进行保密审查恢复程序。也就是说,不涉及国家安全的专利申请可以后补保密审查,但涉及国家安全的只能承担法律后果。

对比中国:

中国是向外国申请的任何专利,都需要专门提出保密审查,且只有保密审查通过才可以向外国提出专利申请。相关规定如下:

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查:

1、直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当事先向国务院专利行政部门提出请求,并详细说明其技术方案;

2、向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。

向国务院专利行政部门提交专利国际申请的,视为同时提出了保密审查请求。 

违反后果:

在美国,如果违反保密审查原则可能导致专利被无效,或是在后续的美国专利诉讼中处于不利地位,并且一旦定罪,相关人员将面临最高USD10,000的罚款或/和最高两年监禁的处罚。

在中国,对违反规定向外国申请专利的发明或实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权,并且该专利即使已经授权,也可被宣告无效。如果该发明创造涉及国家安全或者重大利益的,除了追究相关单位、人员的行政、民事责任外,构成犯罪的也将被追究刑事责任。

如果部分发明是在美国完成,部分发明是在中国完成,可以考虑以下两种方案(同时满足两国的法律):

1、先在美国递交保密审查,然后在中国递交第一份申请;

2、先在中国递交保密审查,然后在美国递交第一份申请。

第1种方案的时间一般为3个工作日可以拿到保密审查通知书,且只需要递交英文技术交底书和请求书即可。

第2种方案的时间一般为7天左右,但需要撰写完整的说明书。 实践中较多的企业为了缩短时间和规避风险倾向于选择第1种。

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林伟敏律师

深天成律师事务所车卫东律师团队专利代理师、执业律师。

擅长知识产权诉讼服务、知识产权法律顾问、知识产权战略规划及非诉讼法律业务。


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车卫东律师团队

深天成律师事务所车卫东律师团队专注涉外法律业务,具有深厚的法学理论功底和丰富的执业经验代理过众多重大、复杂的涉外经济纠纷、合同纠纷、知识产权纠纷、劳资纠纷案件;为诸多知名外企提供常年法律顾问服务和诉讼服务,协助企业进行风险管理,并为企业知识产权进行整体战略策划,提供制度及救济方面的法律服务:助力于境内外多家企业的融资合作,成功为多家外资的境内投资项目、中资企业的海外投资项目提供法律服务。

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